專利許可合同應(yīng)注意的若干關(guān)鍵問題

浙江海泰律師事務(wù)所     呂甲木

專利許可合同，是指專利權(quán)人或者其授權(quán)的人作為許可人（讓與人），許可被許可人（受讓人）在一定的范圍內(nèi)實(shí)施其專利，被許可人向許可人支付約定的使用費(fèi)所訂立的合同。專利權(quán)是一項獨(dú)占權(quán)，法律允許專利權(quán)人在一定期限內(nèi)對該項技術(shù)享有獨(dú)占的權(quán)利以換取專利權(quán)人公開技術(shù)方案，使公眾能夠在該專利技術(shù)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。這樣在保護(hù)專利權(quán)人利益的同時又促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，達(dá)到專利權(quán)人與社會公眾之間的利益平衡。但是，專利權(quán)人的獨(dú)占權(quán)，并非要求專利權(quán)人親自實(shí)施專利。專利權(quán)人有權(quán)通過簽訂許可合同的方式將專利技術(shù)許可給第三人實(shí)施。專利許可合同不僅是規(guī)范許可人與被許可人之間合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系的依據(jù)，而且亦是判斷第三人實(shí)施專利的行為是否構(gòu)成侵權(quán)行為的前提。專利許可合同內(nèi)容復(fù)雜，不僅涉及法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)問題，而且有時候在專利之外，還涉及商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等其他知識產(chǎn)權(quán)問題，所以專利許可合同的訂立，應(yīng)該非常嚴(yán)謹(jǐn)，必須認(rèn)真應(yīng)對。以下從專利權(quán)人的角度，結(jié)合國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的《專利實(shí)施許可合同》（試用）文本及司法實(shí)踐中的典型案例，于專利許可合同中容易對專利權(quán)人的權(quán)利產(chǎn)生關(guān)鍵影響的若干問題作一探討。

一、許可人應(yīng)確保自己對許可的專利享有處分權(quán)

專利許可合同是專利權(quán)人或其授權(quán)的人作為許可人與被許可人簽訂的合同。作為許可人而言，一般是專利權(quán)人，因此，通常情況下由專利證書登記的專利權(quán)人作為許可人簽訂專利實(shí)施許可合同。但是，專利權(quán)作為一種特殊的民事權(quán)利，既有民事權(quán)利的共性，亦有專利權(quán)的特殊性。共性表現(xiàn)在專利權(quán)可以共有，即使共有人沒有作為專利權(quán)人之一登記在專利證書中，但有協(xié)議或其他證據(jù)證明其為共有人的，法院也會認(rèn)定其系專利權(quán)的共有人。特殊性表現(xiàn)在一是專利有職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造和非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造之分，因此專利證書中登記的專利權(quán)人有可能在權(quán)屬糾紛被法院推翻；二是有些單位為了能夠減免專利申請費(fèi)用，將單位的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造以單位的法定代表人或其他自然人作為專利權(quán)人申請專利，當(dāng)單位與名義上的專利權(quán)人出現(xiàn)利益沖突，則有可能會影響到專利許可合同的效力。

專利法第15條規(guī)定：“專利申請權(quán)或者專利權(quán)的共有人對權(quán)利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨(dú)實(shí)施或者以普通許可方式許可他人實(shí)施該專利；許可他人實(shí)施該專利的，收取的使用費(fèi)應(yīng)當(dāng)在共有人之間分配。除前款規(guī)定的情形外，行使共有的專利申請權(quán)或者專利權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意。”最高人民法院在王興華訴黑龍江無線電一廠，第三人王振中、呂文富、梅明宇專利實(shí)施許可合同糾紛提審案的（2006）民三提字第2號民事判決中揭示了如下裁判要旨：原一審和原再審判決均認(rèn)為，由于在簽訂專利許可合同時王興華是專利證書記載的唯一的專利權(quán)人，雖然還代表王振中等其他人，但其簽訂終止合同協(xié)議有效，然最高人民法院認(rèn)為，專利權(quán)人與其他非專利權(quán)人共同作為合同的一方當(dāng)事人，與他人簽訂專利實(shí)施許可合同，且合同中明確約定了其他非專利權(quán)人的權(quán)利義務(wù)的，專利權(quán)人行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合同的約束，非經(jīng)其他非專利權(quán)人同意，專利權(quán)人無權(quán)獨(dú)自解除該專利實(shí)施許可合同。因此，在專利權(quán)共有的情況下，部分共有人的權(quán)利是受到限制的。

如專利權(quán)存在著職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造與非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造爭議的情況下，作為專利證書登記的專利權(quán)人，是國家知識產(chǎn)權(quán)局行政確權(quán)的專利權(quán)人，具有行政行為的公定力。但其他利害關(guān)系人就該專利權(quán)提起權(quán)屬糾紛后，若法院認(rèn)定專利證書登記的專利權(quán)人是將非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造作為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造或?qū)⒙殑?wù)發(fā)明創(chuàng)造作為非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，可以將該專利權(quán)確權(quán)給提起權(quán)屬糾紛的真正的發(fā)明創(chuàng)造人。于此情形下，專利證書登記的專利權(quán)人作為許可人簽訂的專利許可合同屬于效力待定的合同，如未得到真正的專利權(quán)人的追認(rèn)，則該專利許可合同無效。如專利許可合同無效，不僅許可人要將收取的專利許可費(fèi)返還給被許可人，并賠償被許可人遭到的損失，而且真正的專利權(quán)人還可以追究專利許可合同的許可人和被許可人的專利侵權(quán)責(zé)任。

在單位為了能夠減免專利申請費(fèi)用，將單位的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造以單位法定代表人或其他自然人的名義申請專利，并由單位實(shí)際享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)的情況下，有些單位以自己的名義作為許可人簽訂專利許可合同；也有些單位仍以專利證書上登記的自然人作為許可人簽訂專利許可合同。最高人民法院在廈門大洋工藝品有限公司訴廈門市黃河技術(shù)貿(mào)易有限公司專利實(shí)施許可合同糾紛上訴案的（2003）民三終字第8號民事判決中認(rèn)為：“本案訴爭的專利實(shí)施許可合同第三條寫明了涉案專利的申請日、專利申請?zhí)枴＠枴＠行凇＠C書號等涉及該專利技術(shù)的有關(guān)真實(shí)信息。該合同簽訂時，被上訴人黃河公司（其前身為廈門市黃河貿(mào)易有限公司）的法定代表人吳達(dá)新即為石材切壓成型機(jī)實(shí)用新型專利權(quán)人。黃河公司作為本案訟爭合同的許可方，并沒有實(shí)施未經(jīng)專利權(quán)人許可的侵權(quán)行為，其當(dāng)時的法定代表人亦為合同許可方的簽字人即專利權(quán)人，合同所約定的權(quán)利義務(wù)也未侵害專利權(quán)人或他人合法權(quán)益。所以認(rèn)為該合同系被上訴人欺詐而訂立理由不足。作為專利實(shí)施許可合同的被許可方，在合同中已經(jīng)寫明涉及專利相關(guān)信息的情況下，也有義務(wù)審查合同內(nèi)容的真實(shí)性，避免不必要的商業(yè)風(fēng)險。根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)，本專利實(shí)施許可合同是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，合同內(nèi)容亦未違反國家法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有效合同。上訴人大洋公司認(rèn)為被上訴人黃河公司的欺詐行為導(dǎo)致合同無效的上訴理由不能成立。”最高法院對于黃河公司作為許可人將專利證書上登記的專利權(quán)人為其法定代表人吳達(dá)新的專利許可給大洋公司的合同認(rèn)定為有效，這是基于黃河公司與吳達(dá)新的利益一致，且吳達(dá)新作為許可方的法定代表人在許可合同上簽字，已得到吳達(dá)新的認(rèn)可。如果該許可合同上吳達(dá)新沒有簽字，且吳達(dá)新與單位的利益出現(xiàn)沖突，則許可合同的效力依賴于權(quán)屬糾紛的處理結(jié)果。

因此，作為專利許可合同的許可人，應(yīng)該確保自己有權(quán)利處分該專利權(quán)。如存在共有人的，應(yīng)該讓所有的共有人均作為許可人簽訂專利許可合同，共同行使許可人的權(quán)利，共同承擔(dān)許可人的義務(wù)；如其他共有人不同意許可，則同意許可的共有人可以作為許可人與被許可人簽訂普通許可方式的專利許可合同，于此情形下，也不必將其他共有人列為合同當(dāng)事人。如存在職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造與非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造爭議的，應(yīng)該在申請專利時讓利害關(guān)系人作出書面承諾，確保其為真正的專利權(quán)人；如需要以法定代表人或其他自然人名義申請專利的，應(yīng)該讓該名義專利權(quán)人出具書面承諾該專利權(quán)的真正權(quán)利人為單位。

二、合同用語應(yīng)確定，易理解，盡量不用容易產(chǎn)生歧義的詞句

合同的內(nèi)容是約束雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的依據(jù)，是合同中最關(guān)鍵的部分。對于合同條款所用的句子，通常而言，簡單的句子容易理解，主體省略或多用主體指代詞的長句在理解上容易產(chǎn)生歧義；對于詞語而言，法律規(guī)定、辭典有明確定義的術(shù)語，概念，其含義確定，不易產(chǎn)生歧義，而一些生活用語、簡稱、翻譯詞語由于缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性，其含義不確定，在理解上容易產(chǎn)生歧義。在專利權(quán)人A訴B公司、C公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，由于二審法院在合同條款的理解上與一審法院不同，認(rèn)定B公司、C公司實(shí)施專利的行為是得到A的許可的，不構(gòu)成侵權(quán)，撤銷一審判決，駁回A的訴訟請求。

該案的簡要案情為：2005年，專利權(quán)人A攜帶其發(fā)明專利加盟B公司，同年8月22日，A作為許可方（甲方）與B公司作為被許可方（乙方）簽訂《專利實(shí)施許可合同》一份，采用的是原中國專利局的示范文本。該合同的第一條“定義與術(shù)語”條款中約定專利產(chǎn)品指乙方使用本合同提供的專利技術(shù)制造的移動插座、轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品；第二條“專利許可方式、范圍及期限”條款中約定許可方式為移動插座、轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品的獨(dú)占性獨(dú)家實(shí)施許可，許可范圍為在全國范圍內(nèi)使用其專利制造專利產(chǎn)品，并對外進(jìn)行銷售（包括出口銷售），許可期限至專利保護(hù)期屆滿，甲方同意乙方在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用，乙方應(yīng)及時將第三方使用的情況告知甲方；第五條“使用費(fèi)及支付方式、專利年費(fèi)的繳納”條款中約定年銷售額300萬以下的，按2%提成，如果2008年年銷售額未達(dá)到300萬的，獨(dú)占性獨(dú)家實(shí)施許可改為一般實(shí)施許可。專利許可合同簽訂后，因B公司沒有生產(chǎn)基地，由B公司委托其全資子公司D公司貼牌生產(chǎn)專利產(chǎn)品。專利產(chǎn)品標(biāo)注B公司的商標(biāo)、企業(yè)名稱，并由B公司統(tǒng)一對外銷售。2008年1月30日，A與B公司的勞動合同到期，離開了B公司。2008年B公司銷量沒有達(dá)到300萬，改為普通許可方式。2010年，A從市場上購買了三款插座產(chǎn)品，標(biāo)注的是C公司的商標(biāo)、企業(yè)名稱、地址、電話，沒有B公司和D公司的標(biāo)識。于是，A以C公司侵害發(fā)明專利權(quán)起訴到一審法院，C公司認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品是B公司生產(chǎn)、銷售的，其只是授權(quán)品牌，B公司生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品是得到A許可的，不構(gòu)成侵權(quán)。一審法院追加B公司為被告，經(jīng)審理認(rèn)為A同意B公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用等，上述約定的許可對象是B公司，其制造、銷售的產(chǎn)品亦對應(yīng)的是B公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品，協(xié)議約定的OEM、ODM亦是B公司委托第三方加工的方式，顯然并不包含本案C公司委托B公司定牌生產(chǎn)這種ODM關(guān)系。依據(jù)專利法的規(guī)定，被許可人無權(quán)允許實(shí)施許可合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實(shí)施該專利。故C公司通過B公司定牌生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為，并未獲得專利權(quán)人的許可，已構(gòu)成侵權(quán)。B公司、C公司不服上訴到二審法院，二審法院經(jīng)審理認(rèn)為專利實(shí)施許可合同約定B公司可以許可第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用專利技術(shù)，從該條款的字面意思看，并沒有對第三方作限定，也沒有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是B公司，同時合同第一條對“專利產(chǎn)品定義為B公司使用專利技術(shù)制造的移動插座、轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品，也未限定必須是使用B公司商標(biāo)的專利產(chǎn)品，且根據(jù)一、二審查明的事實(shí)，專利產(chǎn)品系由D公司進(jìn)行生產(chǎn)，對這一事實(shí)作為當(dāng)時B公司員工的A是知曉并在一審中予以認(rèn)可的。因此，B公司在獲得C公司的授權(quán)后仍許可D公司作為加工方，接受C公司的委托，使用被許可的專利技術(shù)，以O(shè)DM方式生產(chǎn)標(biāo)注C公司商標(biāo)的專利產(chǎn)品，且在該產(chǎn)品上標(biāo)注了涉案專利號，該行為符合B公司將專利技術(shù)許可D公司以O(shè)EM、ODM委托加工方式生產(chǎn)專利產(chǎn)品的約定，應(yīng)當(dāng)屬于雙方專利實(shí)施許可合同中認(rèn)可的許可方式，判決撤銷原判，駁回A的訴訟請求。

上述案例中的專利許可合同雖然采用了示范文本，合同條款也非常完備，但是由于合同所用的詞句產(chǎn)生歧義。一審法院的解釋對專利權(quán)人有利，而二審法院的解釋對被許可人有利。雖然合同法第125條第1款規(guī)定當(dāng)事人對合同條款的理解有爭議的，應(yīng)當(dāng)按照合同所使用的詞句、合同的有關(guān)條款、合同的目的、交易習(xí)慣以及誠實(shí)信用原則，確定該條款的真實(shí)意思，但畢竟解釋的權(quán)利屬于法院，以法官的理解力來判斷，處于一種主觀的不確定狀態(tài)，對于雙方當(dāng)事人而言，均是一種風(fēng)險。因此，在專利許可合同的簽訂過程中，在前言部分和定義部分應(yīng)該嚴(yán)格明確許可合同的目的，對于法律條文和辭典沒有明確定義的術(shù)語，應(yīng)該嚴(yán)格按照許可方式確定的被許可人的權(quán)限進(jìn)行定義。專利許可方式、范圍及期限作為專利許可合同的核心條款，是確定被許可人權(quán)利的依據(jù)。從專利權(quán)人而言，是要盡量限制被許可人的權(quán)利，尤其是向第三人頒發(fā)分許可的權(quán)利；從被許可人而言，是盡量擴(kuò)大自己的權(quán)利，尤其是擁有分許可的權(quán)利，排除專利法對被許可人不得擅自分許可的限制。因此，在被許可人系貿(mào)易公司，沒有實(shí)施專利的條件，確需向第三人頒發(fā)分許可以制造專利產(chǎn)品時，如專利權(quán)人同意被許可人享有部分分許可權(quán)利的，則必須在許可合同中明確第三人的名稱、制造主體、銷售主體、專利產(chǎn)品的商標(biāo)、條形碼、型號。在通常的專利許可合同中，由于合同法、專利法對許可方式及相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)已經(jīng)有約定，所以在專利許可合同中可以直接選擇獨(dú)占許可、排他許可、普通許可方式，而不必對許可方式中具體權(quán)限再進(jìn)行細(xì)化。因?yàn)椋袝r候越細(xì)化越會產(chǎn)生問題，上述案件就是一件非常明顯的例子。

三、對后續(xù)改進(jìn)的技術(shù)成果的歸屬與利用的約定應(yīng)該基于對等原則

合同法第354條規(guī)定：當(dāng)事人可以按照互利的原則，在技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同中約定實(shí)施專利、使用技術(shù)秘密后續(xù)改進(jìn)的技術(shù)成果的分享辦法。沒有約定或者約定不明確，依照本法第61條的規(guī)定仍不能確定的，一方后續(xù)改進(jìn)的技術(shù)成果，其他各方無權(quán)分享。在專利許可合同的簽訂中，有些專利權(quán)人會要求被許可人后續(xù)改進(jìn)的技術(shù)成果的知識產(chǎn)權(quán)屬于專利權(quán)人；在被許可人要求其后續(xù)改進(jìn)的技術(shù)成果屬于被許可人時，專利權(quán)人會要求無償使用由被許可人后續(xù)改進(jìn)的技術(shù)成果。這些約定有可能會因違背互利原則而被宣告無效。通常情況下，不管是被許可人還是許可人，都有可能對許可的專利技術(shù)進(jìn)行后續(xù)的改進(jìn)，于此情形，應(yīng)該是交叉許可符合互利原則，各方均可無償或優(yōu)惠或優(yōu)先利用對方后續(xù)改進(jìn)的技術(shù)成果。如許可人與被許可人在技術(shù)開發(fā)能力上具有明顯差距時，應(yīng)該根據(jù)具體情況約定后續(xù)改進(jìn)的技術(shù)成果的歸屬和利用方式。

四、在侵權(quán)處理上應(yīng)該保持主導(dǎo)地位

在專利許可合同的履行中，有可能會出現(xiàn)第三人起訴被許可人實(shí)施的專利侵害其權(quán)利，也有可能出現(xiàn)第三人侵害專利許可合同約定的專利權(quán)。在涉嫌侵害第三人權(quán)利的情形，可以在許可合同中約定由許可人委托律師代理被許可人應(yīng)訴、參與處理。在第三人侵害專利許可合同約定的專利權(quán)的情形，有關(guān)司法解釋規(guī)定獨(dú)占許可被許可人有權(quán)單獨(dú)提起訴訟，排他許可的被許可人在許可人不起訴的情況下有權(quán)提起訴訟。因此，在排他許可和普通許可的情況下，制止侵權(quán)的訴權(quán)屬于專利權(quán)人，所以，對于制止侵權(quán)的費(fèi)用以及獲得的賠償在許可人與被許可人之間如何分配也應(yīng)該作出約定。

五、在以提成方式計算使用費(fèi)時應(yīng)約定保底使用費(fèi)并要求被許可人提供專利產(chǎn)品的銷售記錄

在專利使用費(fèi)的計算方式上，通常有一次總算、分期付款、入門費(fèi)加銷售額提成或利潤提成、使用費(fèi)折合成股權(quán)，以上各種方式有單獨(dú)采用的，也有組合采用的。銷售額提成或利潤提成容易產(chǎn)生糾紛，雖然一般合同約定許可人有權(quán)利查閱被許可人銷售專利產(chǎn)品的帳冊，但由于我國大多企業(yè)的財務(wù)制度并不規(guī)范，對公帳、內(nèi)部帳各種帳冊很多，不開具發(fā)票銷售的也很普遍，真假難辨。因此，采用利潤提成對于許可人而言風(fēng)險最大，銷售額提成次之，在被許可人提供了形式上合法的銷售記錄和利潤報表的情況下，如許可人有異議的，還必須由許可人申請司法審計。這樣不僅浪費(fèi)精力、財力，而且也不一定能審計出真實(shí)的結(jié)果。所以，如果專利許可合同約定以提成方式計算使用費(fèi)的，應(yīng)該約定每年的使用費(fèi)保底數(shù)額，另外也要約定被許可人將每一年度專利產(chǎn)品的詳細(xì)銷售記錄或利潤表復(fù)制給許可人，并由被許可人簽字確認(rèn)。如果許可人日后發(fā)現(xiàn)被許可人有隱瞞的情形，也便于追究違約責(zé)任。

專利許可合同作為一種特殊的合同，既有專利的特殊性，專利的壟斷性、地域性、行政性、無形性、技術(shù)性問題會出現(xiàn)在專利許可合同中，又有民事合同的共性，普通合同糾紛中的問題同樣也會在專利許可合同中出現(xiàn)。因此，專利許可合同的簽訂應(yīng)該慎重、嚴(yán)謹(jǐn)，不僅需要技術(shù)專家對該專利的效果進(jìn)行把關(guān)，更重要的是需要精通專利訴訟和合同訴訟的律師的指導(dǎo)。