專利侵權(quán)判定實(shí)務(wù)及裁判新規(guī)則講座實(shí)錄

2022年5月16日，為提高我省律師辦理專利侵權(quán)糾紛案件的能力，幫助相關(guān)企業(yè)單位進(jìn)一步了解專利侵權(quán)判定的規(guī)則，掌握專利保護(hù)策略及專利維權(quán)工作實(shí)務(wù)，浙江省律師協(xié)會(huì)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)聯(lián)合推出了知識(shí)產(chǎn)權(quán)巡回宣講活動(dòng)第十二場(chǎng)線上宣講，由杭州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭四級(jí)高級(jí)法官黃斯蓓作《專利侵權(quán)判定實(shí)務(wù)及裁判新規(guī)則》的線上專題講座。

黃斯蓓，杭州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭四級(jí)高級(jí)法官，從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判十余年，審結(jié)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件2000余件，審理的案件包括了各類大型機(jī)械設(shè)備、精密儀器、醫(yī)療器械、光電材料等技術(shù)類案件以及涉“3M”“戴森”“阿里云”“菲拉格慕”、“聯(lián)想”“中糧”“茅臺(tái)”等知名商標(biāo)侵權(quán)案件，全國(guó)首例平臺(tái)訴經(jīng)營(yíng)者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案、首例QQ賬號(hào)交易不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案、首例惡意投訴不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案、涉網(wǎng)易、騰訊網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)侵權(quán)案件等新類型案件，以及杭州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭成立以來的全部行政訴訟案件，撰寫的裁判文書、案例分析被評(píng)為優(yōu)秀裁判文書、全國(guó)優(yōu)秀案例分析。

本次講座黃法官?gòu)膶＠謾?quán)判定的法律依據(jù)及審理思路出發(fā)，講解了專利侵權(quán)的判定方法，如何確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，如何對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋，進(jìn)而明確專利侵權(quán)判定遵循全面覆蓋原則，對(duì)相同侵權(quán)和等同侵權(quán)進(jìn)行了詳細(xì)說明，最后黃法官結(jié)合案例對(duì)司法實(shí)踐中常見的專利侵權(quán)抗辯事由進(jìn)行了講解。

 

一、專利侵權(quán)判定概述

《專利法》第十一條規(guī)定，發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品。

因此，專利侵權(quán)判定的構(gòu)成要件是具有專利權(quán)基礎(chǔ)、未經(jīng)專利權(quán)人許可、具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的、實(shí)施了受專利法規(guī)制的行為、沒有法定抗辯事由。黃法官指出，律師朋友還需要了解法官的裁判思路，才能在面對(duì)當(dāng)事人出具咨詢意見書時(shí)給出最優(yōu)方案。

專利侵權(quán)判定的法官審理思路是：

第一、確定原告據(jù)以起訴的專利權(quán)利要求并對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行解釋，首先要看的是專利權(quán)的效力，主要考慮專利年費(fèi)有沒有繳納，有沒有經(jīng)過無效宣告程序，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型，由于沒有經(jīng)過實(shí)審，法院往往會(huì)額外要求提供專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告，如果是被許可人起訴，許可方式、許可期限、許可內(nèi)容都是法院會(huì)重點(diǎn)審查的對(duì)象。確定專利權(quán)的效力之后，下一步要確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，也就是權(quán)利要求的解釋。

第二、確定被告所實(shí)施的技術(shù)方案，也就是固定被訴侵權(quán)技術(shù)方案。

第三、判斷被訴技術(shù)方案是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍，比較被訴侵權(quán)技術(shù)方案與原告主張的權(quán)利要求中的技術(shù)方案是否構(gòu)成相同或者等同。

第四、確定被告的行為類型，原告應(yīng)明確被告具體實(shí)施了哪些受專利法規(guī)制的行為類型，比如制造、使用、銷售、許諾銷售、進(jìn)口等直接侵權(quán)行為，或者對(duì)這類侵權(quán)行為直接故意的教唆、幫助，也就是間接侵權(quán)行為。法官審理后如果認(rèn)為被告的被訴行為無法歸納到上述行為，則會(huì)直接駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

第五、判斷被告的抗辯是否成立，被告的抗辯成立與否，直接關(guān)系到原告的訴訟請(qǐng)求能否得到支持，以及被告的責(zé)任應(yīng)當(dāng)如何承擔(dān)。

第六、確定被告的責(zé)任，這一步要根據(jù)原告的具體訴訟請(qǐng)求，確定被告的責(zé)任類型，如停止侵權(quán)、賠償損失等等。

黃法官總結(jié)，以上就是法官審理專利侵權(quán)案件的一個(gè)基本思路，但實(shí)踐中并非機(jī)械按照上述審理思路展開，也是可以靈活掌握的。例如，如果現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立的話，法院也可能省略侵權(quán)判定環(huán)節(jié)，直接認(rèn)定侵權(quán)不成立。

  

二、專利侵權(quán)判定方法

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第一條規(guī)定，權(quán)利要求書有兩項(xiàng)以上權(quán)利要求的，權(quán)利人應(yīng)當(dāng)在起訴狀中載明據(jù)以起訴被訴侵權(quán)人侵犯其專利權(quán)的權(quán)利要求。起訴狀對(duì)此未記載或者記載不明的，人民法院應(yīng)當(dāng)要求權(quán)利人明確。經(jīng)釋明，權(quán)利人仍不予明確的，人民法院可以裁定駁回起訴。

因此，原告首先應(yīng)明確專利權(quán)的保護(hù)范圍，也就是據(jù)以起訴的具體權(quán)利要求。

（一）專利權(quán)保護(hù)范圍的確定

黃法官指出，確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，通常會(huì)涉及到下面幾個(gè)問題：

首先，是對(duì)技術(shù)特征的劃分，技術(shù)特征是指在權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案中，能夠相對(duì)獨(dú)立地執(zhí)行一定的技術(shù)功能、并能產(chǎn)生相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)效果的最小（或較小）技術(shù)單元或單元組合。關(guān)于技術(shù)特征劃分的影響，黃法官談到，如果沒有恰當(dāng)劃分技術(shù)特征，導(dǎo)致技術(shù)特征劃分過細(xì)，就容易導(dǎo)致被訴技術(shù)方案缺乏技術(shù)特征而錯(cuò)誤認(rèn)定侵權(quán)不成立，不適當(dāng)?shù)叵蘅s專利權(quán)的保護(hù)范圍。

關(guān)于技術(shù)特征的劃分步驟，黃法官總結(jié)，第一、理解專利權(quán)利要求整體技術(shù)方案的發(fā)明目的和所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果；第二、分割出實(shí)現(xiàn)整體技術(shù)效果的各個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)，這些技術(shù)環(huán)節(jié)應(yīng)具有對(duì)于獨(dú)立的功能所體現(xiàn)的作用；第三、通過對(duì)被訴技術(shù)方案的理解，劃分技術(shù)特征。在（2021）最高法知民終1753號(hào)案件中，權(quán)利要求中記載“所述的電壓槽是耐高壓、表面電場(chǎng)弱的電壓槽結(jié)構(gòu)；所述電壓槽兩側(cè)壁的上沿均設(shè)置有臺(tái)階結(jié)構(gòu)；所述電壓槽側(cè)壁的上沿設(shè)置有二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)”，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品電壓槽的兩側(cè)壁的上沿設(shè)置有一級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)，但沒有設(shè)置二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)。一審法院認(rèn)為，設(shè)置臺(tái)階結(jié)構(gòu)有“均”字，而二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)沒有要求“均”設(shè)置，因此所述電壓槽的上沿設(shè)置有臺(tái)階結(jié)構(gòu)即是其創(chuàng)新點(diǎn)，并不強(qiáng)求一定要有二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品因此落入專利權(quán)保護(hù)范圍。二審法院認(rèn)為，從權(quán)利要求的撰寫來看，二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)的技術(shù)特征是對(duì)臺(tái)階結(jié)構(gòu)技術(shù)特征的進(jìn)一步限定，從涉案專利的說明書內(nèi)容來看，臺(tái)階結(jié)構(gòu)的技術(shù)特征是涉案專利為了解決晶閘管芯片的結(jié)終端結(jié)構(gòu)耐壓值低、正反向電壓嚴(yán)重不對(duì)稱問題的一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思和技術(shù)手段，而二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)技術(shù)特征是對(duì)前述總的發(fā)明構(gòu)思和技術(shù)手段的進(jìn)一步具體化，從涉案專利的審查檔案來看，臺(tái)階結(jié)構(gòu)技術(shù)特征及二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)技術(shù)特征為原申請(qǐng)文本權(quán)利要求2、4，專利權(quán)人在答復(fù)創(chuàng)造性的審查意見時(shí)，將上述兩技術(shù)特征合并到原獨(dú)立權(quán)利要求1，根據(jù)本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)及當(dāng)事人確認(rèn)，在設(shè)置臺(tái)階結(jié)構(gòu)時(shí)，兩側(cè)臺(tái)階結(jié)構(gòu)的級(jí)數(shù)應(yīng)當(dāng)是一致的。綜上可以確定，二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)是對(duì)臺(tái)階結(jié)構(gòu)技術(shù)特征的進(jìn)一步限定，故本案在技術(shù)比對(duì)時(shí)，應(yīng)將臺(tái)階結(jié)構(gòu)與二級(jí)臺(tái)階結(jié)構(gòu)劃分為一個(gè)技術(shù)特征單元進(jìn)行比對(duì)。

黃法官總結(jié)，這個(gè)案例充分給我們展示了在對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋，對(duì)技術(shù)特征進(jìn)行劃分的時(shí)候，我們應(yīng)從哪些方面來理解、分析一個(gè)整體技術(shù)方案應(yīng)包含的技術(shù)特征。對(duì)于權(quán)利要求書的解釋，應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，在厘清各技術(shù)要素之間關(guān)系的基礎(chǔ)上劃分技術(shù)特征。一個(gè)技術(shù)要素屬于對(duì)另一個(gè)技術(shù)要素的進(jìn)一步限定的，應(yīng)當(dāng)劃歸為一個(gè)技術(shù)特征。

（二）權(quán)利要求解釋原則

其次，關(guān)于權(quán)利要求的解釋，主要涉及專利權(quán)有效原則、公平原則、折中原則和符合發(fā)明目的原則。

關(guān)于專利權(quán)有效原則，黃法官表示，在權(quán)利人據(jù)以主張的專利權(quán)未被宣告無效之前，其權(quán)利應(yīng)予保護(hù)，不得以該專利權(quán)不符合專利法相關(guān)授權(quán)條件、應(yīng)被宣告無效為由作出裁判。黃法官進(jìn)一步介紹，司法實(shí)踐中經(jīng)常有被告提出涉案專利應(yīng)被無效這樣的抗辯理由。法院通常會(huì)向被告釋明其應(yīng)向?qū)＠麩o效與復(fù)審審理部提出專利無效宣告請(qǐng)求。如果被告堅(jiān)持抗辯理由，而又不提起無效宣告請(qǐng)求的話，法院會(huì)基于專利權(quán)有效原則繼續(xù)審理。在專利侵權(quán)案件中，法院到底能不能審理專利權(quán)效力其實(shí)是一個(gè)討論很多的話題。我國(guó)是二元體制，法院審理專利侵權(quán)案件，國(guó)知局審理專利無效案件，這個(gè)模式的弊端是程序時(shí)間較長(zhǎng)。因此有觀點(diǎn)認(rèn)為，為促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審理效率，有必要在專利侵權(quán)訴訟中引入專利無效抗辯制度。黃法官認(rèn)為，如果把視野放寬一點(diǎn)，國(guó)際上很多國(guó)家和地區(qū)都規(guī)定了法官可以直接對(duì)被告提出的專利無效抗辯事由進(jìn)行審查并作出審判。實(shí)際上最高院曾在判例中認(rèn)為，被訴侵權(quán)人就專利權(quán)效力穩(wěn)定性提出的抗辯，人民法院并非不進(jìn)行任何意義上的審查。在現(xiàn)行法律框架下，宣告專利權(quán)無效的請(qǐng)求由國(guó)務(wù)院專利行政部門負(fù)責(zé)審查。在審理專利民事侵權(quán)案件時(shí)，針對(duì)被訴侵權(quán)人提出的專利權(quán)效力的特定質(zhì)疑或抗辯，人民法院只進(jìn)行有限審查，其目的在于審查專利權(quán)人是否具有訴權(quán)的基礎(chǔ)，并不對(duì)專利權(quán)的效力作出判決，包括被訴侵權(quán)人在內(nèi)的社會(huì)公眾仍然可以向國(guó)務(wù)院專利行政機(jī)關(guān)請(qǐng)求宣告涉案專利權(quán)無效。因此，在侵害專利權(quán)糾紛案件中，被訴侵權(quán)人提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，同時(shí)以涉案專利權(quán)效力不穩(wěn)定，不應(yīng)受法律保護(hù)為由提出不侵權(quán)抗辯，人民法院可以從權(quán)利救濟(jì)角度，優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，同時(shí)對(duì)專利權(quán)權(quán)利狀態(tài)進(jìn)行有限且適當(dāng)?shù)膶彶椤?/span>

關(guān)于公平原則，不僅要充分考慮專利對(duì)現(xiàn)有技術(shù)所做的貢獻(xiàn)，還要兼顧社會(huì)公眾的信賴?yán)妫荒馨巡粦?yīng)納入保護(hù)的內(nèi)容解釋到權(quán)利要求的范圍中。黃法官解釋，對(duì)于不應(yīng)納入保護(hù)范圍的內(nèi)容，主要包括兩種情況，一種是專利所要克服的技術(shù)缺陷的技術(shù)方案，另一種是屬于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案。

關(guān)于折中原則，在解釋權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn)，根據(jù)說明書及附圖、現(xiàn)有技術(shù)、專利對(duì)現(xiàn)有技術(shù)所做的貢獻(xiàn)等因素合理確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。既不能將專利權(quán)的保護(hù)范圍拘泥于權(quán)利要求的字面含義，也不能將專利權(quán)的保護(hù)范圍擴(kuò)展到本領(lǐng)域技術(shù)人員在專利申請(qǐng)日前通過閱讀說明書及附圖后需要經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)才能聯(lián)想到的內(nèi)容。黃法官解釋，權(quán)利要求是文字形成的，而文字表達(dá)出來的意思可能與實(shí)際含義存在出入，折中原則就是在文字含義與實(shí)際含義之間找到平衡點(diǎn)的一個(gè)原則。

最后是符合發(fā)明目的原則，在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，不應(yīng)將不能實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權(quán)利要求的保護(hù)范圍中，即不應(yīng)當(dāng)將本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在結(jié)合本領(lǐng)域的技術(shù)背景的基礎(chǔ)上，在閱讀了說明書及附圖的全部?jī)?nèi)容后，仍然認(rèn)為不能解決專利的技術(shù)問題、實(shí)現(xiàn)專利的技術(shù)效果的技術(shù)方案解釋到專利權(quán)的保護(hù)范圍內(nèi)。黃法官解釋，符合發(fā)明目的原則，是要將不屬于發(fā)明人對(duì)現(xiàn)有技術(shù)貢獻(xiàn)的內(nèi)容排除出專利權(quán)的保護(hù)范圍。  

關(guān)于實(shí)踐中如何對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋，黃法官談到，主要參照內(nèi)部證據(jù)和外部證據(jù)，內(nèi)部證據(jù)主要包括專利說明書及附圖、專利審查檔案、生效的專利確權(quán)裁判文書所記載的內(nèi)容；外部證據(jù)包括工具書、教科書等公知文獻(xiàn)及本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解。

（三）功能性技術(shù)特征的裁判規(guī)則

關(guān)于功能性技術(shù)特征，是指在權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，通常是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、材料、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征。黃法官總結(jié)了兩種排除功能性技術(shù)特征的情形，第一種是以功能或者效果性語言表述，已經(jīng)成為本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)術(shù)語，或以功能或者效果性語言表述，僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的技術(shù)特征，第二種是使用功能性或者效果性語言表述，但同時(shí)也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、組分、材料、步驟、條件等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征。在（2019）最高法知民終2號(hào)案件中，權(quán)利要求記載“在所述關(guān)閉位置，所述安全搭扣（74）面對(duì)所述鎖定原件（60）延伸，用于防止所述鎖定原件（60）的彈性變形，并鎖定所述連接器（42）”。該案爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于上述特征是否屬于功能性技術(shù)特征以及被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否具備上述特征。最高院認(rèn)為，如果某個(gè)技術(shù)特征已經(jīng)限定或者隱含了發(fā)明技術(shù)方案的特定結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，即使該技術(shù)特征還同時(shí)限定了其所實(shí)現(xiàn)的功能或者效果，原則上亦不屬于司法解釋所稱的功能性特征。本案中，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解，“安全搭扣面對(duì)所述鎖定元件延伸”，在延伸部分與鎖定元件外表面的距離足夠小的情況下，就可以起到防止鎖定元件彈性變形并鎖定連接器的效果。因此，前述技術(shù)特征既限定了特定的方位和結(jié)構(gòu)，又限定了該方位和結(jié)構(gòu)的功能，且只有將該方位和結(jié)構(gòu)及其所起到的功能結(jié)合起來理解，才能清晰地確定該方位和結(jié)構(gòu)的具體內(nèi)容。這種“方位或者結(jié)構(gòu)+功能性描述”的技術(shù)特征雖有對(duì)功能的描述，但是本質(zhì)上仍是方位或者結(jié)構(gòu)特征，不是功能性特征。

最后，黃法官?gòu)膶徟袑?shí)踐中提煉了以下幾點(diǎn)功能性特征的裁判規(guī)則：

第一，在實(shí)用新型專利中，說明書及附圖所載，為實(shí)現(xiàn)功能性特征所限定的功能、效果不可缺少的形狀構(gòu)造類特征和非形狀構(gòu)造類特征，均對(duì)該功能性特征具有實(shí)質(zhì)限定作用，在判定侵權(quán)時(shí)應(yīng)予以考慮。

第二，在專利技術(shù)方案存在多種使用環(huán)境的情況下，結(jié)合說明書記載的具體實(shí)施方式確定功能性特征的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)當(dāng)從本領(lǐng)域技術(shù)人員角度，區(qū)分具體實(shí)施方式中為實(shí)現(xiàn)該功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征和因使用環(huán)境不同而產(chǎn)生的適應(yīng)性技術(shù)特征，適應(yīng)性技術(shù)特征通常不屬于功能性技術(shù)特征。

第三，以功能或者效果性語言表述，已經(jīng)成為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)術(shù)語，或以功能或者效果性語言表述，且僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的技術(shù)特征。

第四，使用功能性或者效果性語言表述，但同時(shí)也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、組分、材料、步驟、條件等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征。

第五，對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院在結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式確定該技術(shù)特征的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)將各種具體實(shí)施方式分別、并列地作為該功能性特征的內(nèi)容。

第六，判斷是否屬于功能性特征的內(nèi)容，應(yīng)重點(diǎn)審查相關(guān)實(shí)施方式能否實(shí)現(xiàn)該功能。相關(guān)實(shí)施例是否屬于功能性特征的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)緊扣能否實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能或者效果這一前提基礎(chǔ)進(jìn)行分析。不能將說明書和附圖中涉及的所有實(shí)施方式都納入功能性特征的內(nèi)容，更不能僅憑某一圖例就簡(jiǎn)單認(rèn)定屬于功能性特征內(nèi)容。

（四）使用環(huán)境特征的認(rèn)定

關(guān)于使用環(huán)境特征，是指權(quán)利要求中用來描述發(fā)明所使用的背景或者條件的技術(shù)特征，黃法官表示，寫入權(quán)利要求的使用環(huán)境特征對(duì)專利權(quán)的保護(hù)范圍具有限定作用。被訴侵權(quán)技術(shù)方案能夠適用于權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權(quán)技術(shù)方案實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提。但是，專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。黃法官在講解了兩個(gè)具體案例后，針對(duì)權(quán)利要求的撰寫提出了建議，有些時(shí)候代理人出于與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行區(qū)別或?qū)夹g(shù)方案清楚性、完整性的考慮，都有可能在撰寫時(shí)寫入使用環(huán)境特征，如果因此會(huì)影響授權(quán)后的侵權(quán)比對(duì)，則需要小心謹(jǐn)慎一些。

（五）專利侵權(quán)判定原則

之后，黃法官談到了侵權(quán)判定原則，目前遵循的是全面覆蓋原則，之前司法實(shí)踐中還出現(xiàn)過多余指定原則，主要是指對(duì)于權(quán)利要求只考慮必要技術(shù)特征，而不考慮非必要技術(shù)特征，這使得權(quán)利要求的保護(hù)范圍界限不清晰，因此已被摒棄。

全面覆蓋原則包括相同侵權(quán)和等同侵權(quán)。相同侵權(quán)很好理解，主要情形包括文字表述完全相同、屬于上下位概念、增加了其他技術(shù)特征。對(duì)于等同侵權(quán)，黃法官指出等同侵權(quán)的四要素是基本相同的手段，基本相同的功能，基本相同的效果，無需創(chuàng)造性勞動(dòng)就能想到。為避免等同侵權(quán)范圍的不當(dāng)擴(kuò)大，損害公共利益，在認(rèn)定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時(shí)，需要通過適用捐獻(xiàn)原則、禁止反悔原則、明確排除原則、可預(yù)見性原則進(jìn)行限制。

具體而言，捐獻(xiàn)原則主要是指僅在說明書中記載，在權(quán)利要求書中未進(jìn)行記載的技術(shù)方案，不能包括在權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。黃法官解釋之所以要設(shè)置捐獻(xiàn)原則，還是出于對(duì)專利權(quán)公示公信效力的考慮，對(duì)于沒有寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案，應(yīng)視為權(quán)利人對(duì)該技術(shù)方案的放棄。

禁止反悔原則是指在專利授權(quán)或者無效程序中，專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護(hù)范圍，在侵犯專利權(quán)訴訟中確定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時(shí)，禁止權(quán)利人將已放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。黃法官指出，在適用禁止反悔原則時(shí)，有兩個(gè)問題需要考慮，第一是法院能否主動(dòng)適用，第二是是否以陳述或者修改被審查員采用為適用前提。對(duì)于第一個(gè)問題，有觀點(diǎn)認(rèn)為作為抗辯主張，應(yīng)以被告提出為前提，法院一般不應(yīng)主動(dòng)適用，這是對(duì)當(dāng)事人訴權(quán)的尊重。黃法官認(rèn)為，在認(rèn)定是否構(gòu)成侵權(quán)時(shí)，即使被控侵權(quán)人沒有主張適用禁止反悔原則，人民法院根據(jù)業(yè)已查明的事實(shí)，通過適用禁止反悔原則對(duì)等同范圍予以必要的限制，以合理的確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。黃法官補(bǔ)充到，雖然法院可以主動(dòng)適用，但相應(yīng)的證據(jù)仍應(yīng)由原告進(jìn)行舉證。對(duì)于第二個(gè)問題，司法解釋已經(jīng)釋明，只有陳述或者限縮性修改被審查員采用的，才可以適用。

明確排除規(guī)則，被訴侵權(quán)技術(shù)方案屬于說明書中明確排除的技術(shù)方案或者屬于背景技術(shù)中的技術(shù)方案，權(quán)利人不應(yīng)主張?jiān)摷夹g(shù)方案構(gòu)成等同侵權(quán)。解釋權(quán)利要求時(shí)，不能把涉案專利明確排除的技術(shù)方案解釋入權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

可預(yù)見性規(guī)則，是指對(duì)于專利申請(qǐng)時(shí)，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉卻沒有記載在權(quán)利要求和說明書中的可替代性的技術(shù)方案，不應(yīng)以等同原則將其重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，否則會(huì)有損公眾對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴。為了盡可能不適用該規(guī)則而把某些技術(shù)手段排除出保護(hù)范圍，黃法官建議，代理人可以將知曉的多種可實(shí)施手段盡量都寫到權(quán)利要求和說明書中，這樣在進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)時(shí)也有解釋空間。

 

三、專利侵權(quán)抗辯

根據(jù)抗辯目的不同，黃法官將抗辯手段分為：專利權(quán)效力抗辯、濫用專利權(quán)抗辯、不侵權(quán)抗辯、不視為侵權(quán)抗辯、現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)抗辯、合法來源抗辯、不停止侵權(quán)抗辯、先用權(quán)抗辯。在具體案件中，被訴侵權(quán)人可以合理適用各種抗辯手段。

對(duì)于實(shí)踐中比較常用的現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)抗辯和先用權(quán)抗辯，黃法官進(jìn)一步做了介紹。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯，是指被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者等同，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員認(rèn)為被訴侵權(quán)技術(shù)方案是一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識(shí)的簡(jiǎn)單組合的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，被訴侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

黃法官指出，對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查，首先要確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征，然后再判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了與之相同或無實(shí)質(zhì)性差異的技術(shù)特征，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為被訴侵權(quán)技術(shù)方案是一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識(shí)的簡(jiǎn)單組合。從上述審查原則可以看出，現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)抗辯的審查使用的是單一性原則和全面覆蓋原則。現(xiàn)有技術(shù)抗辯的難點(diǎn)在于證據(jù)的尋找，黃法官建議當(dāng)事人在主張現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)抗辯時(shí)應(yīng)在一、二審階段提出，以免錯(cuò)過舉證期限。

先用權(quán)抗辯，是指在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。黃法官指出之所以規(guī)定先用權(quán)抗辯，是對(duì)在先申請(qǐng)?jiān)瓌t的一種限制，而對(duì)于如何認(rèn)定“已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備”，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定了兩種情形，一是已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件；二是已經(jīng)制造或者購(gòu)買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料。